Hailey Biebers nye hudplejelinje blev hilst velkommen med retssag om krænkelse

Medvirkende forfatter: Heather Antoine

I april 2015 indgav Kylie Jenner en varemærkeansøgning for mærket "KYLIE" for "reklametjenester" og "godkendelsestjenester". Applikationen var beregnet til at fungere som et springbræt forud for Jenners lancering af hendes kosmetiklinje. Kylie Minogue var imidlertid berømt imod Jenners varemærkeansøgning med henvisning til hendes ejerskab og brug af Kylie.com, som solgte tøj, parfume og andre produkter, der er markedsført med hendes navn siden august 1996 (et år før Jenners fødsel). Modstanden blev til sidst trukket tilbage, og selvom den ikke var offentlig, kan jeg kun antage, at der blev indgået et forlig, hvilket førte til de 194 varemærkeansøgninger og registreringer, der i øjeblikket ejes af Jenners firma, Kylie Jenner, Inc. Lærte, ikke? Forkert.

Den 15. juni 2022 lancerede model og socialite Hailey Bieber officielt sin nyeste bestræbelse "Rhode", der blev annonceret som en grusomhedsfri, overkommelig hudplejeserie. Lanceringen blev offentliggjort til Biebers næsten 50 millioner følgere, såvel som til hendes mand, Justin Biebers 245 millioner følgere. Mindre end en uge senere, den 21. juni 2022, anlagde Rhode-NYC en retssag ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York med påstand om krænkelse af varemærke (Rhode-NYC LLC v. Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, "Klagen"). Hvordan kom vi hertil? Du har måske eller måske ikke allerede set nogle rapporter om denne, men det, der gør det særligt interessant (i hvert fald for denne IP-nørd), er baghistorien.

I 2014 sagde de tidligere studiekammerater Purna Khatau og Phoebe Vickers (Rhode-NYC) deres fuldtidsjob op for at bygge deres egen luksustøj- og tilbehørsvirksomhed, "Rhode". Som beskrevet i klagen, "i USA bærer Bergdorf Goodman, Neiman Marcus og Saks Fifth Avenue alle Rhodes avancerede produkter, og Bloomingdales har viet en del af deres New York City Flagship til mærket", som er blevet båret. af kendte navne som Beyoncé, Mindy Kaling og Maya Rudolph. Deres forventede overskud for 2022 er angiveligt 14.5 millioner dollars.

I 2017 opnåede Rhode-NYC deres første varemærkeregistrering for "RHODE" for forskellige beklædningsgenstande. I marts 2019 indgav de endnu en ansøgning om håndtasker, som blev registreret i begyndelsen af ​​2021. I juni 2019 ansøgte virksomheden om en varemærkeregistrering for fodtøj, som i øjeblikket er under behandling. Så i 2020 indgav virksomheden adskillige yderligere varemærkeansøgninger for at beskytte ekspanderende salg inden for børnetøj, herretøj, solbriller, smykker, tæpper og tekstiler, hårtilbehør og diverse genstande såsom plysdukker, puslespil, stearinlys, ornamenter. De indgav også en ansøgning for at beskytte "detailbutikstjenester". Det skal bemærkes, at Rhode-NYC ikke har indgivet nogen ansøgninger i klasse 3 for at beskytte brug eller fremtidig brug af skønhedsprodukter.

Noget samtidig, i november 2018, indgav Bieber en ansøgning om "RHODE" i klasse 25 for tøj. Denne ansøgning blev dog afvist på grund af sandsynligheden for forveksling med Rhode-NYC og blev til sidst "udtrykkeligt trukket tilbage." Det er blevet rapporteret, at Bieber kontaktede Rhode-NYC i løbet af denne tid for at købe navnet og blev afvist.

Så, i februar 2020, indgav Bieber en intention-to-use-ansøgning, der havde til formål at holde hendes plads i kø for den endelige brug af "RHODE" i klasse 3 til skønhedsprodukter. Denne ansøgning blev gennemgået af en varemærkegransker, som ikke rejste nogen risiko for forveksling med Rhode-NYC's varemærker. Ansøgningen blev offentliggjort til indsigelse, og Rhode-NYC modsatte sig den ikke. En ansøgning om "RHODE"-logoet blev også indgivet, godkendt til indsigelse og ikke modsat Rhode-NYC. Bieber indgav flere andre ansøgninger om HAILEY RHODE og HAILEY RHODE BEAUTY. Ifølge klagen førte disse ansøgninger til korrespondance, hvor Biebers advokater forklarede, at Bieber havde opgivet sin ansøgning om "RHODE" på beklædning, da han havde "truffet beslutningen". . . at droppe planerne om at fortsætte med en linje af tøj under mærket 'RHODE'." På dette tidspunkt kunne man have troet, at parterne accepterede forslaget om, at disse to "Rhodes" kunne eksistere sammen, så længe Bieber ikke forsøgte at sælge tøj.

Som en hurtig sidebar er spørgsmålet, vi stiller i sager om varemærkekrænkelse, om der er "sandsynlighed for forveksling" mellem varemærkerne. Der er flere faktorer i denne analyse, men de omfatter graden af ​​lighed mellem de omhandlede varemærker, og hvorvidt parternes varer er tilstrækkeligt beslægtede til, at forbrugerne sandsynligvis (fejlagtigt) vil antage, at de kommer fra en fælles kilde. For eksempel vil DELTA airlines og DELTA dental sandsynligvis ikke være problematiske, fordi ingen ville forestille sig, at flyselskabet ville sørge for tandforsikring.

Tilbage til det. Som jeg nævnte før, havde Bieber indtil i år kun tilbageværende eller "live" ansøgninger i klasse 3 for "RHODE" som et selvstændigt varemærke, og Rhode-NYC indgav aldrig en ansøgning i klasse 3. Den 16. maj 2022, Bieber indgav en ret udtømmende liste over varer og tjenester, der ville blive leveret under varemærket "RHODE", herunder tøj og fodtøj. Hvis jeg var en væddemålskvinde (og jeg har vidst at være det fra tid til anden), er mit gæt, at det var det, der sendte Rhode-NYC ud over kanten. Selvom Rhode NYC måske også har ventet på den officielle lancering af produktet for at sagsøge i Federal Court, snarere end at modsætte sig ansøgningen ved USPTO, som Minogue gjorde. Ikke desto mindre undrer jeg mig over, hvorfor beslutningen blev truffet om at indgive en ansøgning i klasse 25 for tøj, når Rhode-NYC allerede ejer en registrering i klasse 25 for tøj.

Der er ingen tvivl om, at berømtheder tilføjer lag til sager om krænkelse af varemærker. Offentligheden påtager sig og forbinder berømtheden med "oprindeligt" ejerskab, hvilket kan skabe problemer for virksomheder som Rhode-NYC. Siden Biebers linje er blevet annonceret, hævder Rhode-NYC, at den allerede har bemærket forvirring, herunder i deres egne annoncer og påtegninger, når folk har tagget Biebers konti på sociale medier forkert.

Rhode-NYC søger i øjeblikket et foreløbigt forbud, der beordrer Bieber til at stoppe med at bruge navnet "RHODE" eller en hvilken som helst variant af hendes mærke.

Legal Entertainment har kontaktet repræsentationen for kommentarer og vil opdatere denne historie efter behov.

Heather Antoine er partner og formand for Stubbs Alderton & Markiles LLP's varemærke- og varemærkebeskyttelse samt privatlivs- og datasikkerhedspraksis, hvor hun beskytter sin klients intellektuelle ejendom – herunder brandvalg, styring og beskyttelse. Heather hjælper også virksomheder med at designe og implementere politikker og praksis, der er i overensstemmelse med nationale og internationale love om beskyttelse af personlige oplysninger.